確認專利授權關係存在

【臺北地方法院民事判決分析:100年度智字第15

一、判決案號

臺北地方法院民事判決100年度智字第15號

二、事實概要

原告主張:

兩造前於民國96年6月28日簽訂「專利專屬授權契約書」(下稱系爭契約),就新型專利(下稱系爭專利)專屬授權由原告實施,授權期間依系爭契約約定自契約生效日至系爭專利屆滿日止。詎被告明知授權關係仍存續,逕自於99年11月16日及99年12月6日在聯合報全國版刊登聲明,主張原告已非授權生產製造行銷廠商,又陸續發函A公司表明終止其對原告授權,函B公司、C公司稱原告已非其授權廠商,被告行為造成原告法律地位不安定,得以確認判決加以除去,爰依據民事訴訟法第247條規定,聲明請求:確認兩造間就被告所有專利之授權關係存在。

被告抗辯

(一)系爭契約業因原告違約而由被告終止:

1.兩造於簽約前以口頭協議就部分事項達成合意,縱未載入系爭契約,仍應屬系爭契約之一部。兩造協議系爭契約中所謂本專利僅有我國專利編號XXXXXX號速扣合支撐架(二)新型專利為授權原告生產項目,其餘記載項目係因原告必須負擔專利維護費用,並非授權範圍。是系爭契約第5條第1項記載「由乙方(即被告)負擔本專利之專利維護費用」為筆誤,依兩造口頭約定,專利之維護費用應由原告負擔。詎原告於99年寄發a存證信函予被告,表示不願再為被告支付專利維護費用,已屬違約。

2.兩造合意為配合市場變化有修改授權專利產品之必要時,一定要由被告設計修改,原告縱作局部修改亦須經被告簽認同意,否則有危害工安之虞。然原告違反約定擅自變更設計,改變產品之受力結構,造成系爭專利產品速接架之彎曲、斷裂致有支撐架倒塌之情形發生。

3.原告因有上述違約情事,被告先於99年1月7日以b存證信函請原告按系爭契約負支付專利維護費用責任或議定解約事宜。嗣原告擅改專利產品設計,被告再委請律師發函要求15日內改善,否則終止授權,詎原告均置之不理,被告已於99年4月15 日寄發c存證信函通知原告終止契約,是系爭契約既經終止,兩造間自已不存在專利授權關係。

三、法院認定

(一)按專利專屬授權契約固非法定要式契約,僅須當事人相互意思表示一致,縱未形諸書面,依民法第153條第1項,契約亦為成立,惟主張當事人間有某契約內容合意者,依民事訴訟法第277條前段規定,就此有利於己之積極事實,應負舉證責任;尤其在當事人有訂立書面契約之情形,主張當事人間另有未載明於書面契約之口頭合意者,更應依前揭說明盡舉證之責。次按「解釋契約,固須探求當事人立約時之真意,不能拘泥於契約之文字,但契約文字業已表示當事人真意,無須別事探求者,即不得反捨契約文字而更為曲解」,最高法院17年上字第1118號著有判例可稽。

(二)查被告雖稱:系爭契約所載之「本專利」中僅有第1項中華民國第xxxxxx號「速扣合支撐架(二)」新型專利,為真正授權予原告生產之項目,其他載明之專利項目並非在授權範圍,惟系爭契約第1條已定義「本專利」係指中華民國第xxxxxx號「速扣合支撐架(二)」、第xxxxxx號「速扣合工作架」、第xxxxxx「架之快速接頭結構」、第xxxxxx號「速扣合支撐架」、第xxxxxx號「組合板構造」及第xxxxxx號「鷹架之快速接頭構造」新型專利,且觀諸諸如契約第2條第1項第1款「乙方(按指被告,下同)同意專屬授權甲方(按指原告,下同)就『任一個本專利』,於該專利之授權期間內,在該專利之獲證地域,使用該專利,或使用、製造、為販賣之要約、販賣、進口本產品」、契約第2條第2項「專屬授權期間:自本契約生效之日起至『各該本專利』之專利期間屆滿為止」等約定,足認被告授權予原告之專利確實包括中華民國第xxxxxx號「速扣合支撐架(二)」、第xxxxxx號「速扣合工作架」、第xxxxxx「架之快速接頭結構」、第xxxxxx號「速扣合支撐架」、第xxxxxx號「組合板構造」及第xxxxxx號「鷹架之快速接頭構造」等新型專利,非僅有中華民國第xxxxxx號「速扣合支撐架(二)」專利而已,是被告上開主張,顯與契約文義不符,要難採信。

(三)經查,系爭契約第5條第1項約定由被告負擔系爭專利之專利維護費用,更於第7條第2項約定若被告未依上開約款執行專利維護程序時,原告得解除契約並請求被告返還已收取之款項,被告上開主張顯與契約文義相悖。又證人即系爭契約見證人甲證稱:當初伊與原告法定代理人乙、經理人及被告在原告公司口頭協商專利授權事宜,談好後,事後原告請律師繕打成書面契約交給伊蓋章,伊蓋章時兩造都已經蓋好了;口頭協商時,被告曾表示有一些比較少用到的專利他想要放棄,原告則表示他們願意繳專利年費……故無從證實究竟哪些專利年費應由原告繳納,況證人甲亦自承:我只有參與書面契約簽訂前3、4次的討論,後來書面契約和口頭討論有些不同,但兩造之間如何談的我不確定等語,是縱認兩造於簽訂書面契約前曾以口頭達成由原告負擔專利年費之共識,嗣後既本於自由意志簽署書面契約,自應認兩造就書面契約內容達成新合意而以書面契約內容為準。從而,被告稱系爭專利年費應由原告繳納,原告拒絕繳納已構成債務不履行之違約,尚非可採。

(四)被告復稱:原告未經其同意,擅自私下修改設計授權之專利產品,經其發函要求原告改善,原告仍置若罔聞,已屬違約,原告則承認有修改專利之情,惟否認違約。經查,系爭契約並未明文限制原告於實施系爭專利不得加以修改,甚且系爭契約第1條第2項於定義「本產品」時即謂:「係指甲方使用本專利專屬授權範圍之一部或全部所製造或組裝之產品,或由甲方利用或『修改』本專利專屬授權範圍之一部或全部之技術內容所產生之技術/專利所製造或組裝之產品」,足見契約已明文約定原告得使用系爭專利專屬授權範圍之一部或全部及得修改系爭專利範圍之一部或全部之技術內容而製造或組裝產品之權利。又證人甲證稱:(問:兩造是否約定專利修改必須經過被告同意?)有,被告的設計一根立桿有2公尺,因為我國國人身高平均170幾公分,所以當初我有要求被告修改成180公分,規格及材料要請被告重新換算設計。……可知證人甲所證稱兩造有約定專利修改必須經過被告同意乙節乃屬個人推測之詞,要不足以認定兩造確有原告不得未經被告同意修改專利之約定。至被告雖謂因原告擅自變更設計所生產之產品,致引發支撐崩塌之工安意外,累及被告聲譽云云,並提出「速接架修改”TYPE D”型支撐崩蹋實際案例」文件1份為憑,惟被告自承該份文件之速接架支撐崩塌原因等為被告自製等語,不具客觀性自無從據此認定該工地速接架支撐之崩塌係因原告修改專利所致。綜上,被告指稱原告未經其同意修改專利乃違約行為云云,尚非可信。

(五)綜上所述,依約系爭專利年費應由被告繳納且原告有修改系爭專利範圍之一部或全部之技術內容而製造或組裝產品之權利,是被告稱原告拒絕繳納專利年費及未經其同意擅自修改專利製造產品,構成債務不履行之違約云云,要屬無據,是系爭契約並未經被告合法終止,兩造間就系爭專利仍存在授權契約關係。從而,原告訴請確認兩造間就被告所有系爭專利之授權關係存在,為有理由,應予准許。

四、相關法條

民法第153條第1項

當事人互相表示意思一致者,無論其為明示或默示,契約即為成立。

民事訴訟法第277條前段

當事人主張有利於己之事實者,就其事實有舉證之責任。

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