智慧財產法院民事判決分析:105年民商上字第14號

智慧財產法院民事判決分析

一、判決案號

智慧財產法院105年民商上字第14號民事判決

二、事實概要:

(一)上訴人哿〇國際股份有限公司主張:

上訴人自西元2016年1月7日起向「〇〇〇」官網訂購該品牌商品(下稱系爭產品),為真品平行輸入之水貨,「〇〇〇」官網既同意在市場上將附有商標之商品第一次銷售或流通時,向上訴人取得報酬,即已產生權利耗盡,上訴人取得系爭產品受商標法第36條第2項規定之保障。而我國商標法第36條第2項明文承認「真品平行輸入」之正當性,並採國際耗盡原則,即自國外輸入經商標權人或被授權人同意使用商標之商品時,不構成商標之侵害,縱事後將智慧財產權讓與他人,對已由第一次市場行為進入國外市場的商品而言,對價平衡的狀態並未改變,若認上訴人不能主張商標權耗盡而不得販售系爭產品,實有違憲法第15條保障人民財產權之規定,亦違反法安定性原則及信賴保護原則。因被上訴人持續向社群平台及網路購物平台行使其商標權(下稱系爭商標),已妨害上訴人合法販售平行輸入真品之權利。

(二)被上訴人紅〇〇有限公司抗辯:

被上訴人為系爭商標之我國合法註冊商標權人,依商標法第35條之規定,於經註冊指定之商品或服務,在國內本有商標使用排他權。又我國商標法係採註冊主義及屬地主義,本件國內外商標權人既非屬同一人,縱國外商標權人欲將商品輸入我國,亦須經我國商標權人即被上訴人之同意,而上訴人所進口販售之系爭產品既非向被上訴人所購得,自不符合商標法第36條第2項真品平行輸入、權利耗盡之法律要件。系爭商標係被上訴人經美國商標權人同意而於我國所註冊,且美國「〇〇〇」官網所列臺灣地區銷售點即為被上訴人營業地點,上訴人雖於2016年1月7日及同年3月15日向美國原廠訂購系爭產品,惟美國原廠亦回覆稱該訂單在本質上被認為是「零售」,並未同意為商標授權,系爭商標在我國既以被上訴人為商標權人,則上訴人之主張即屬無據。

三、法院認定:

(一)本件爭點:系爭產品是否有商標法第36條第2項前段「商標權耗盡」規定之適用?

1.商標法第36條第2項前段規定:「附有註冊商標之商品,由商標權人或經其同意之人於國內外市場上交易流通,商標權人不得就該商品主張商標權。」此即為商標權之「耗盡原則」(the principle of exhaustion )或「第一次銷售理論」(First Sales Doctrine)。……我國商標法係採國際耗盡原則,其意指商標權人或被授權人在市場上將附有商標之商品,在國內或國外為第一次銷售或流通時,即已取得報酬,則附有商標之商品由製造商販賣予零售商至相關消費者之垂直轉售過程已存在商標之默示授權使用,故商標權已在該商品第一次販賣時耗盡,當此商品於市場上再度流通時,原則上商標權人即不得再主張其商標權此原則之目的在於,商標權人對於其商標雖享有獨占實施之權利,惟不應給與商標權人就同一權利重複獲利。易言之,商標權人既將附有商標商品於市場上流通並取得合理報酬或對價,其商標權已獲得滿足,自不得對商標權人已為第一次銷售之商品再重複行使商標權,禁止他人在市場上再次銷售該產品

2.本件所使用之判斷因素:

判斷因素 本件情形
被上訴人是否為商標法第36條第2 項商標權利耗盡原則之要件? 1.系爭商標圖樣及「倒立花束設計圖」商標圖樣係由美國〇〇〇公司於國外先使用並在美國取得商標註冊後,復同意臺灣零售商即被上訴人於我國申請該等商標註冊,準此,系爭商標及「倒立花束設計圖」商標在美國及我國之商標權人分別歸屬不同之權利人

2.系爭產品係上訴人向美國〇〇〇公司所購買,而非向被上訴人所購買,因此,依前開所述之商標權利耗盡原則,美國〇〇〇公司既已在市場上將附有系爭商標之商品第一次銷售,則其商標權已耗盡,美國〇〇〇公司固不得本於商標權人地位向上訴人主張權利。

3.系爭商標於我國係由被上訴人取得商標權,而非由美國〇〇〇公司取得商標權,系爭產品並非由被上訴人在市場為第一次流通,對本件被上訴人而言,其對系爭產品既無「第一次銷售行為」,而從未對系爭產品取得任何報酬,則自無所謂「商標權耗盡」可言,被上訴人自非商標法第36條第2項所稱之「商標權人」,而無該項有關權利耗盡原則之適用,其自得對上訴人主張系爭商標權

4.商標法第36條第2項商標權耗盡原則,其適用對象本為附有商標商品於第一次銷售時國內外商標權人為同一人之情形,而本件上訴人購入系爭產品進而於我國銷售時,系爭商標之國內外商標權人即已屬不同人,上訴人對此知之甚詳,上訴人所購入之系爭產品,對美國〇〇〇公司固可主張權利耗盡,然不得對被上訴人主張。

對價平衡原則 上訴人於2016年1月7日起向美國「〇〇〇」官網購入系爭產品於我國境內銷售時,系爭商標之國內外商標權人已屬不同人,而被上訴人並非美國〇〇〇公司之商標被授權人、亦非美國〇〇〇公司之商標受讓人,而係自始即為我國之商標權人,因此,對我國商標權人即被上訴人而言,其就系爭商標既享有商標權,且未自該產品取得任何對價,則國外商標權人第一次銷售行為產生之權利耗盡效力實無拘束被上訴人之理
商標屬地主義原則 商標採屬地主義,相同商標圖樣於國內外本得有不同商標權人,且商標法第30條第1項第11款、第12款但書既明文規定得國外商標權人同意時得註冊與國外相同之商標,益證相同商標圖樣於國內外由不同商標權人取得註冊時,應各自受該國商標法之保護,則依商標屬地主義原則,當國內商標權人取得商標註冊後,縱使國外相同商標商品欲進入國內市場,亦須得到國內商標權人同意,始得為之,遑論國外商標權人於國外第一次銷售所生之商標權耗盡效力會有拘束國內商標權人可言。
憲法第15條保障人民財產權之規定、法安定性及信賴保護原則 系爭產品對於被上訴人而言自始即無商標權耗盡可言,上訴人於進口系爭產品時既明知系爭商標於我國之商標權人為被上訴人而非美國〇〇〇公司,則系爭產品自不得對被上訴人主張權利耗盡,而不得在國內販售。準此,自無上訴人所稱違反憲法第15條保障人民財產權之規定、違反法安定性及信賴保護原則可言。

(二)結論:

系爭產品對被上訴人,並無商標法第36條第2項前段「商標權耗盡」規定之適用。上訴人就系爭產品不得對被上訴人主張權利耗盡,被上訴人既為系爭商標之商標權人,自得行使其商標權,上訴人請求確認被上訴人於2014年3月1日向智慧局申請核准取得系爭商標,對上訴人自2016年1月7日後向「〇〇〇」官網訂購之「〇〇〇」真品平行輸入之系爭商品,不得向上訴人主張商標權並不得以商標權人禁止上訴人於各大通路販售,並無理由。

四、相關法條

(一)商標法第36條第2項

有註冊商標之商品,由商標權人或經其同意之人於國內外市場上交易流通,商標權人不得就該商品主張商標權。但為防止商品流通於市場後,發生變質、受損,或有其他正當事由者,不在此限。

(二)商標法第30條第10及11項

商標有下列情形之一,不得註冊:

十、相同或近似於他人同一或類似商品或服務之註冊商標或申請在先之商標,有致相關消費者混淆誤認之虞者。但經該註冊商標或申請在先之商標所有人同意申請,且非顯屬不當者,不在此限。

十一、相同或近似於他人著名商標或標章,有致相關公眾混淆誤認之虞,或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者。但得該商標或標章之所有人同意申請註冊者,不在此限。

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