臺北高等行政法院行政判決分析:97年度訴字第1338號

臺北高等行政法院行政判決分析

 一、判決案號

臺北高等行政法院97年度訴字第1338號行政判決

二、事實概要:

原告翁〇企業有限公司前於民國(下同)91年3月11日以「吉普生GIBSON」商標(下稱系爭商標),指定使用於當時商標法施行細則第49條所定商品及服務分類表第4類之「黃油、潤滑油、油精、齒輪油、機油、工業用油、切削油、研磨油、皮帶油」商品,向被告經濟部智慧財產局申請註冊,經其核准列為註冊第0000000號商標。嗣參加人新加坡商吉〇生石油(新)有限公司(GIBSON PETROLEUMS)於95年1月2日以系爭商標有違註冊時商標法第37條第14款及現行商標法第23條第1項第14款之規定,對之申請評定,經被告審查,以96年8月14日中台評字第950018號商標評定書為「第00000000號『吉普生GIBSON商標之註冊應予撤銷」之處分。原告不服,提起訴願,經遭駁回,遂向臺北高等行政法院提起行政訴訟。

三、法院認定:

(一)本件爭點:系爭商標有無商標法第23條第1項第14款本文(註:修法後規定於現行商標法第30條第1項第12款本文)規定之情形?

1.商標圖樣相同或近似於他人先使用於同一商品或類似商品之商標,而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係,知悉他人商標存在者,不得申請註冊;及商標相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標,而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係,知悉他人商標存在者,不得註冊,復分別為系爭商標註冊時商標法第37條第14款及現行商標法第23條第1項第14款本文所明定。

2.商標法第23條第1項第14款本文」(修法後規定於現行商標法第30條第1項第12款本文)規定之構成要件:

(1)系爭商標與據爭商標是否構成相同或近似:

判別標準 A.判斷兩商標是否近似,應就各商標在「外觀」、「觀念」、「讀音」上特別突出顯著,足以讓消費者對標誌整體形成核心印象之主要部分異時異地隔離各別觀察,以辨其是否足以引起混淆誤認之虞。

B.判斷商標之近似與否,固以總括全體隔離觀察為原則,惟若商標圖樣中之一定部分特別引人注意,有此部分而商標之識別功能特別顯著者,自可就此部分加以比較觀察,以判斷兩商標是否近似,此與單純將商標割裂分別比較者不同。

本件情形 系爭商標圖樣係由中文「吉普生」及外文「GIBSON」上下併列所組成,其外文部分與據爭商標「GIBSON及圖」圖樣上之外文相同,僅部分字母大小寫之別;而中文部分則顯然係外文「GIBSON」之中譯音,在「外觀」、「讀音」上特別突出顯著,足以讓消費者對標誌整體形成核心印象之主要部分為外文「GIBSON」之外觀及其讀音中文「吉普生」,異時異地隔離各別觀察,當足以引起相關消費者混淆誤認之虞,屬近似商標。

(2)系爭商標與據爭商標是否使用於同一或類似商品:

系爭商標指定使用於「黃油、潤滑油、油精、齒輪油機油、工業用油、切削油、研磨油、皮帶油」商品;而據爭商標,依據參加人於商標評定申請書所檢附其行銷至我國油品之商業發票等資料觀之,係將「GIBSON及圖」作為商標,使用於「機車油、液壓油、齒輪油」等商品。

→系爭商標與據爭商標所使用之商品顯然係屬同一或類似。

(3)據爭商標有無先使用之事實(是否限於合法使用):

A.參加人早自85年起即銷售標有「GIBSON及圖」商標之機車油、液壓油、齒輪油等等商品至我國,而原告自86年起即陸續向參加人購買機車油、液壓油、齒輪油、煞車油等商品,此皆有商業發票(COMMERCLAL INAVOICE)、包裝單(PACKING LIST)、載貨證券(BILL OF LANDING)及雙方往來信函可稽,上開資料上方均明顯標有作為參加人商品識別標識之「GIBSON及圖(城堡圖)」(或「GIBSON」)及使用日期。而參加人於89年6月9日亦以據爭商標「GIBSON及圖(城堡圖)」圖樣,在新加坡提出商標註冊申請。原告就上開資料並未爭執其真正。

→綜合判斷,足證參加人早於系爭商標91年3月11日申請註冊前,有先使用據爭商標之事實,及原告與參加人間確實存在業務往來關係之事實,自堪認定據爭商標有先使用之事實

B.據爭商標是否為參加人所首創或最先使用,並非商標法第23條第1項第14款之構成要件參加人是否有先使用據爭商標之事實,應係與系爭商標之使用時間相比較,而非與其他訴外人相比較,原告主張據爭「GIBSON及圖」商標並非參加人所創用,並非商標法第23條第1項第14款之構成要件,參加人使用據爭商標是否對其他訴外人有無造成權利之侵害,核屬訴外人依據其他註冊商標是否主張權利之另案問題,尚非本件訟爭所得論究

(4)原告有無知悉據爭商標存在之關係:

參加人於西元1992年在新加坡設立,為一專門生產潤滑油之公司,亦於西元2000年1月9日以據爭商標「GIBSON及圖(城堡圖)」圖樣,在新加坡提出商標註冊之申請;依上開商業發票、包裝單、載貨證券及雙方往來信函可知,早自西元1997年起,原告即向參加人購買機車油、液壓油、齒輪油等商品,據爭「GIBSON及圖」商標並標示於雙方來往文件中,據爭商標使用之日期顯係早於系爭商標91年3月11日申請註冊之日期,原告亦不否認與參加人間確實存在業務往來之關係,則相關業務文件中所呈現據爭商標「GIBSON及圖(城堡圖)」圖樣。

原告確有知悉據爭商標存在之事實

(二)結論:

本件參加人早於系爭商標申請註冊前,即有先使用據爭商標於生產潤滑油之業務,原告復因向參加人購買機車油、液壓油、齒輪油等商品與參加人有所接觸而知悉據爭商標之存在,則其未徵得參加人之同意,以近似系爭商標圖樣,並指定使用於同一或類似之「黃油、潤滑油、油精、齒輪油、機油、工業用油、切削油、研磨油、皮帶油」商品申請註冊,自有註冊時商標法第37條第14款及現行商標法第23條第1項第14款之適用。從而,被告所為系爭商標之註冊應予撤銷之處分,並無不法,訴願決定予以維持,亦無不合。

四、相關法條

現行商標法第30條第1項第12款

商標有下列情形之一,不得註冊:

 

十二、相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標,而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係,知悉他人商標存在,意圖仿襲而申請註冊者。但經其同意申請註冊者,不在此限。

 

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